La Importancia del registro de marcas en la internacionalización empresarial

Artículo realizado por Por Luis Naranjo Asociado en Protectia – Agencia Patentes y Marcas.

Como consecuencia de la crisis actual que se vive en Europa y en España en particular, la internacionalización se ha convertido en una necesidad para cualquier proyecto empresarial de cierta envergadura. Para abordar con garantías la salida al exterior, los emprendedores tienen que asegurarse de que podrán utilizar sus marcas en los países a los que van a exportar. Este problema puede solventarse con un simple estudio de viabilidad de marca, y un posterior registro de marcas que contemple las exigencias legales de cada territorio.

En consecuencia y como paso previo a la exportación es más que recomendable poseer marcas registradas en los territorios objetivos, o al menos tener las marcas en trámite, por ser una pieza clave en negociaciones comerciales con terceros, como fabricantes, representantes o distribuidores. Poseer marcas registradas no solo supone la oportunidad de ofrecer una licencia de uso como parte de un acuerdo comercial, también puede evitar desagradables sorpresas.

No sería la primera vez que tras una interesante primera reunión con potenciales aliados en un proceso de internacionalización apareciera una solitud de marca nacional por la otra parte (bajo su titularidad o bajo la de un testaferro) que tornara la negociación a su favor. Imaginad lo que puede suponer tener que cambiar el nombre y etiquetado de un producto como por ejemplo aceite. O lo que puede resultar aún peor si no se alcanzara un acuerdo, encontrarse con la comercialización de aceite de dudosa calidad por terceros, con la misma marca en un territorio comercialmente interesante sin poder impedirlo.

Debe considerarse también la posibilidad de provocar infracciones de marcas registradas por terceros si introducimos productos o servicios en un nuevo territorio a ciegas, es decir, sin conocer que otras marcas registradas pueden existir en este territorio. Las consecuencias legales de una infracción de marca pueden resultar muy desagradables.

Tenemos como ejemplo reciente de este tipo de situaciones el de la marca iPad en China: La marca iPad en China no es titularidad de Apple. Tras la detección por parte de Apple Inc. de marcas registradas anteriores en China se pusieron en marcha para adquirir dichos activos. En este caso, la evolución de las circunstancias y la falta de previsión o exceso de confianza por parte de Apple puso contra las cuerdas sus intereses. Entre otras cosas, no formalizo la transferencia o licencia de las marcas ante la oficina de marcas China, lo que hubiera resuelto el tema. Esta es una buena prueba de lo importante que es planificar y ejecutar bien las estrategias de registro de marcas.

Como apunte final recalcar que estas premisas de registro deben tenerse en cuenta también a la hora de acudir a ferias o exposiciones comerciales internacionales, espacios creados para tener encuentros con potenciales aliados y donde acuden muchos competidores ávidos de ¨nuevas ideas¨.

Recomendaciones:

Realizar siempre investigaciones de registros anteriores en cada territorio en el que se va a comercializar y a depositar una solicitud de marca. La detección precoz de registros anteriores permitirá la toma de decisiones estratégicas acertadas.

Registrar marcas en todos los países donde se realicen actividades o formen parte de un plan de internacionalización a corto o medio plazo, antes incluso de contactar con posibles socios locales. Registrar una marca en cualquier país es relativamente barato sobre todo si contemplamos el valioso activo que se adquiere y que la inversión es por 10 años.

Formalizar ante la Oficina de Marcas correspondiente cualquier cambio de titularidad o licencia. Contratar servicios de control de aduanas de marcas tanto en las fronteras de donde se comercializa como de donde se produce.

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